商標是將某商品或服務標明是某具體個人或企業所生產或提供的商品或服務的顯著標志。顯著性是商標的精髓，貫穿于商標運行制度的全過程。商標顯著性的基本內涵是商標做具有的來源識別能力。【1】為提升品牌效應，增強商標的識別功能，經營者往往會通過各種有效途徑進一步強化商標的顯著性。其中，基礎商標的延伸注冊是進一步強化商標的顯著性的有效途徑之一。關于基礎商標的延伸注冊，目前還沒有非常完善的法律規定，但已在實務中的不少案例中有所涉及。其中，在蘇州稻香村(以下簡稱“蘇稻”)和北京稻香村(以下簡稱“北稻”)之間的“稻香村”商標糾紛案中，“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標就頗具代表性。

一、“稻香村”商標糾紛案基本案情

稻香村起源于蘇州，為蘇式糕點，始于1773年乾隆年間，由蘇州人沈樹百在蘇州觀前街設店經營，堅持前店后廠經營模式，生產銷售南味糕點、月餅等食品。當年乾隆皇帝下江南，在蘇州品食稻香村糕點后，贊嘆為“食中雋品，美味不可多得”并御題匾額，名揚天下。毛筆手寫體的“稻香村”字號和招牌至今用在店招、門頭和產品包裝上。清朝光緒二十一年(公元1895年)，握有稻香村食品制作絕技和經營謀略的金陵人郭玉生，帶著幾個伙計來到北京，在前門觀音寺打出了“稻香村南貨店”的字號，自此，稻香村落戶京都，后來成為北京著名的糕點鋪。在上世紀20年代前后，除了北京的稻香春、桂香村，天津還有明記、何記、森記稻香村，以及保定大慈閣糕點、石家莊稻香村、太原老鄉村。因此，作為中華老字號“稻香村”起源于蘇州毋庸置疑，后來不論是北京的稻香村、天津的稻香村、保定的稻香村等等，都為“稻香村”這個中華老字號的發展、傳承做出了很大貢獻。經過了多年的風風雨雨，蘇州稻香村、北京稻香村，以及其他地方的稻香村都經歷了很多起起伏伏。

改革開放以后，作為中國老字號，“稻香村”開啟重振之路。“蘇稻”于1979年1月9日在“糕點”等商品上申請注冊了第119600號“禾”商標。1980年12月22日更名為蘇州糕點廠，后又更名為蘇州稻香村食品廠。1983年，蘇州稻香村“棗泥麻餅”糕點就被評為商業系統名特產品，1984年被評為“江蘇省優質食品”。2002年，稻香村“蘇式百果月餅”被評為“2002我最喜愛的月餅”。1999年，2006年，蘇州稻香村食品廠在糕點商品上被貿易部、商務部認定為“中華老字號”。“北稻”于1984年1月22日成立北京稻香村南味食品店，注冊地為北新橋，主營業務包括制造飲料、保健食品、肉制品及副產品、速凍食品、蜜餞、糖果、冰激淋、米粉、煙零售等。1994年組建為北京稻香村食品集團。1997年主營業務變更增加“加工糕點”。2005年10月改制后成立北京稻香村公司。在2005年之前，“蘇稻”和“北稻”兩家稻香村彼此的市場之間并無太多交叉，蘇州稻香村主要在南方市場，而北京稻香村則深耕北京，兩家相安無事。

“蘇稻”和“北稻”雖然都建立在百年老字號的基礎上，都有著較長的歷史傳承，他們并不是最早注冊“稻香村”的廠家。在早期，“蘇稻”申請注冊了第119600號“禾”商標;“北稻”在糕點月餅上申請注冊“三禾”商標。1983年，河北保定稻香村食品廠(以下簡稱“保稻”)注冊了糕點類別的“稻香村”，最早注冊了“稻香村”商標，成為糕點“稻香村”注冊商標所有人。1994年，保定稻香村食品廠改制后成立保定市稻香村食品工業總公司，2002年該公司瀕臨破產。此時，北京新亞食品技術開發公司提出以“商標入股”的形式進行資源整合。2002年10月，兩家公司組建保定稻香村新亞食品有限公司。2004年4月，蘇州稻香村食品廠、保定稻香村與北京新亞趣香食品有限公司共同成立蘇州稻香村。2004年11月，保定稻香村將“稻香村”商標以55萬元的價格轉讓給蘇州稻香村，自此“稻香村”商標歸蘇州稻香村所有。2006年7月，“蘇稻”結合歷史老店門頭及歷史老包裝“稻香村”文字字體、清末流行的扇面等，在此前圓形基礎注冊商標核定使用范圍內申請注扇形商標，2009年5月，商標局初步審定公告，初步核定使用在“糕點、面包、餅干”等商品上，初步審定號為5485873。公告期內，“北稻”提出異議，理由為被異議商標與其1997年5月注冊在第3007群組“湯圓、餡餅、粽子”等商品上的第1011610號(簡稱文字商標)構成類似商品上的近似商標。此后，“蘇稻”和“北稻”圍繞這起“爭議近似商標事件”你來我往，將官司從商標局、商評委、北京市一中院、北京市高院，一路打到最高人民法院。2014年12月，最高人民法院駁回了“蘇稻”的再審申請。“北稻”于2016年3月底召開媒體溝通會，稱已向法院起訴控告“蘇稻”商標侵權，要求蘇稻“停止侵犯商標專用權和針對北京稻香村的不正當競爭行為”;而“蘇稻”也于2016年4月召開媒體溝通會，強調自己才是“稻香村”品牌的真正源頭，也是糕點食品類“稻香村”商標的唯一持有者，曾經授權北稻使用“稻香村”商標。“蘇稻”宣布，將對“北稻”在第30大類上的稻香村商標及北京稻香村商標全面提出商標無效申請。【2】因此，“蘇稻”和“北稻”的商標糾紛不但沒有因為最高人民法院的再審裁定結論而塵埃落定，而且在2016后進一步升溫。下面以“稻香村”商標糾紛案為例，從基礎商標延伸注冊的基本理論出發，通過論證“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標的的正當性、合理性，探究基礎商標延伸注冊的正當性及其能獲得成功注冊的必要條件。

二、基礎商標延伸注冊涉及的幾個主要法律問題

所謂基礎商標的延伸注冊，是指商標注冊人在已擁有的基礎商標的基礎上，又在相同或類似商品或服務上申請同該注冊商標相同或近似的商標。關于基礎商標的延伸注冊，雖然我國法律上還沒有明確的規定，但在司法實踐中，除了“蘇稻”和“北稻”之間的“稻香村”商標糾紛案，還有多起案例涉及到了基礎商標的延伸注冊問題。如“徽皖酒王商標案(2016)”、“徽皖及圖商標案(2012)”、“鱷魚國際商標案(2015)”、“三品王商標案(2015)【3】”為了應對司法實踐中越來越多的基礎商標延伸注冊問題，北京市高級人民法院于2014年1月22日發布《關于商標授權確權行政案件的審理指南》，該指南規定了基礎商標的延伸注冊的適用條件，“商標注冊人的基礎注冊商標經過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎注冊商標聯系在一起，并認為使用兩商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯系的，基礎注冊商標的商業信譽可以在在后申請注冊的商標上延續。”該指南同時規定了不予注冊的情況，“基礎商標注冊后、在后商標申請前，他人在同一種或者類似商品上注冊與在后商標相同或者近似的商標并持續使用且產生一定知名度，在基礎商標未使用或者雖然使用但未產生知名度、相關公眾容易將在后申請的商標與他人之前申請注冊并有一定知名度的商標相混淆的情況下，在后商標申請人主張其系基礎商標的延續的，不予支持。”【4】

根據該指南，基礎商標的延伸注冊問題主要涉及以下幾類法律問題：第一，基礎商標與在后商標在標識及指定商品或服務上的相關性問題。基礎商標與在后商標在商標標識上的近似性，以及二者在指定商品會服務上的相同或高度相關，是基礎商標延伸注冊獲得成功的基礎條件。第二，基礎商標的使用情況，以及基礎商標的商業信譽在在后商標上能否得到延續的問題。基礎商標經過連續使用并獲得較高的商譽，以及基礎商標的商譽能在在后商標得到良好延續，是基礎商標延伸注冊獲得成功的必要條件。第三，引證商標阻斷能力的考量。在基礎商標延伸注冊司法實務中，引證商標是插在基礎商標與在后商標之間，阻止在后商標獲得注冊的關鍵因素。引證商標要達到阻止基礎商標延伸注冊的目的，必須滿足下條件：一是引證商標本身具有合法性、正當性;二是引證商標與在后商標的近似度高于基礎商標與在后商標的近似度;三是引證商標持續使用且產生一定知名度。其中第一個條件是前提，如果引證商標本身的合法性、正當性不能保證，后兩個條件根本不用考慮。另外，基礎商標延伸注冊能否獲得支持，還需要綜合考慮防止混淆、維護市場穩定等綜合因素。

三、“稻香村”商標糾紛案中基礎商標延伸注冊問題的思考

“蘇稻”和“北稻”之間的商標糾紛案中，就基礎商標的延伸注冊問題而言，主要涉及以下幾個商標：

圓形基礎商標在后扇形商標引證商標

下面從基礎商標的延伸注冊理論出發，論證“蘇稻”在此前圓形基礎注冊商標核定使用范圍內申請注扇形商標的正當性、合法性。

(一)基礎商標與在后商標在標識及指定商品的相關性問題。第一，關于基礎商標與在后商標所指定商品的相關性問題。“蘇稻”所擁有的并一直在使用的圓形基礎商標與其在后申請注冊的扇形商標所指向的商品都是“糕點、面包、餅干”等第3006群組商品。因此，圓形基礎商標與在后申請注冊的扇形商標所指定商品的相關性沒有問題。第二，關于基礎商標與在后商標在標識的相似性問題。關于商標之間是否近似的判斷，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》明確規定：“商標近似應當既考慮商標標識的構成要素及其整體的近似程度，也要考慮商標的顯著性和知名度、所使用的關聯程度等因素，以是否造成混淆作為判斷標準。【5】”《2012商標民事糾紛案件司法解釋》規定：“認定商標相同或者近似按照以下原則進行：(一)以相關公眾的一般注意力為標準;(二)既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行;(三)判斷商標是否近似，應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。”【6】考察“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標的相似性，應該主要考慮二者之間的繼承性、延續性，以及二者的顯著性部分是否相同。首先，“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標之間的繼承性、延續性非常明顯。“蘇稻”在后申請注冊的扇形商標，是以其圓形基礎商標為基礎，結合我國清末流行的常用“扇面”，進行設計，最終成稿的。“蘇稻”在后申請注冊的扇形商標完全延續了原圓形基礎注冊商標、老店店招上的“稻香村”文字和弧形狀涉及，達到了既不隔斷老字號的歷史又迎合了現代消費者的認知習慣，適應了進一步發展老字號的現實需求。其次，“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標的顯著性部分都是“稻香村”三個字。基礎商標的“DXC”區別部分不是消費者呼叫、便于識別的部分，不具有顯著性。同樣，被異議商標的扇形部分也是非顯著部分，其顯著性部分應當是“稻香村”文字。作為一個百年老字號，“稻香村”三個字已經深入人心，無疑是“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標的顯著性部分。“蘇稻”申請注冊扇形商標的初衷，就是為了適應重振百年老字號的需求，通過延續基礎圓形商標、完善商標設計，達到強化其顯著性部分“稻香村”三個字的目的。

綜上所述，“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標在標識及指定商品的相關性問題上是符合基礎商標延伸注冊要求的。

(二)基礎商標的使用情況，以及基礎商標的商業信譽能否在在后商標上得到延續的問題。第一，關于“蘇稻”圓形基礎商標的使用情況。自從上世紀八十年代圓形基礎商標由“保稻”注冊后，一直由“保稻”擁有及使用;2004年11月，為了使字號與商標及品牌起源地統一，更好的發展“稻香村”老字號和品牌，“保稻”將自己擁有的圓形基礎商標以55萬元的價格轉讓給蘇州稻香村，至此稻香村注冊商標完成了歷史性回歸，商標與“稻香村”糕點老字號統一，“蘇稻”成為圓形基礎商標的唯一合法所有人。從2005年起，蘇州稻香村公司及蘇州稻香村食品廠將基礎注冊商標、稻香村字號、稻香村文字商標同時使用在糕點、月餅、面包等產品包裝、公司網站、公司及專營店等營業場所、廣告宣傳中，還同時標注蘇州稻香村公司、蘇州稻香村食品廠生產或出品，其產品被廣泛銷售到全國超過十個省份，深受消費者喜愛，尤其是蘇式月餅、桃酥、麻餅、蛋糕、蛋卷類產品銷售供不應求，僅2006年當年月餅訂貨會就銷售“稻香村”月餅超過一億元，銷售量、銷售額、市場占有率各項指標在同行業中連年名列前茅。蘇州稻香村公司及蘇州稻香村食品廠還持續通過電視電臺、報紙期刊、網絡、戶外廣告等多種形式對圓形基礎商標、稻香村字號進行廣告宣傳，擴大了圓形基礎商標、“稻香村”在糕點上的知名度。因此，“蘇稻”的圓形基礎商標不但連續使用，而且獲得了較高的聲譽。第二，關于“蘇稻”圓形基礎商標的商譽能否在其在后扇形商標上得到延續的問題。商譽是商品生產者或經營者在其生產、流通和與此有直接聯系的經濟行為中逐漸形成的，反映社會對其生產、產品、銷售、服務等多方面的綜合評價。【7】在市場競爭的環境中，商標表示的是商品的質量，彰示的是商品的聲譽。商標與商譽之間存在非常緊密的關系，一方面商標是商譽的載體;另一方面商譽是影響商標價值的首要因素。“商標的延伸注冊”是對自身在先商譽的“合理使用”，即“商譽”的延續或移轉。【8】蘇州稻香村食品廠經過持續200多年的經營和使用“稻香村”老字號、商標，在“稻香村”商標注冊之前，其作為老字號企業已通過其卓越的商品質量、誠信及優質服務以及持續的經營，積累了巨大的商業信譽。蘇州稻香村公司作為蘇州稻香村食品廠承繼人，很好的延續了蘇州稻香村食品廠“稻香村”老字號、商標所獲得的商譽，為消費者所迅速認知并認可，企業也獲得了超速發展，成為“中華老字號”發展的典范。“蘇稻”通過合法的轉讓關系，受讓獲得了圓形基礎商標的所有權，當然的承接了該商標所負載、積累的商標及商品信譽。“蘇稻”是在圓形基礎商標的基礎上，在原有范圍內申請注冊在后扇形商標，是在相同商品范圍內承接已經形成的商譽。從2005年起，“蘇稻”將在后扇形商標與原型基礎商標、稻香村字號、稻香村文字商標同時使用在糕點、月餅、面包等產品包裝、公司網站、公司及專營店等營業場所、廣告宣傳中，還同時標注蘇州稻香村公司、蘇州稻香村食品廠生產或出品，客觀上達到了以圓形基礎商標聲譽帶動在后扇形商標的聲譽，同時以多元化的品牌形式提升蘇州稻香村公司的總體品牌形象的目的。2006年、2008年標注在后扇形商標的月餅被評為“金牌月餅”;2009、2012年圓形基礎注冊商標被評為江蘇省著名商標，2014年更被評為“中國馳名商標”。上述事實充分證明，“蘇稻”圓形基礎商標的商譽在其在后扇形商標上得到了很好的延續。

(三)引證商標阻斷能力的考量。第一，關于“北稻”的引證商標本身合法性、正當性的問題。“北稻”在1988年，申請注冊“三禾”商標，在糕點月餅上注冊“三禾”商標，并在糕點月餅上使用，長期大量廣告宣傳。1996年1月5日，北京稻香村公司申請注冊包含“稻香村”字樣的引證商標，1997年5月21日被核準注冊，核定使用商品是第30類3007群組“餡餅、粽子、元宵”等。“北稻”的引證商標，不但注冊時間明顯晚于“蘇稻”圓形基礎商標，而且其顯著性部分與“蘇稻”在先注冊并連續使用的圓形基礎商標的顯著性部分明顯相同，都是“稻香村”三個字。根據《商標法》有關規定【9】，“北稻”申請注冊引證商標的行為明顯侵犯了“蘇稻”對其在先注冊并使用的圓形基礎商標的商標專有權。因此，“北稻”引證商標的合法性、正當性是存在瑕疵的。2004年4月14日，經商標局許可備案保定稻香村新亞食品有限公司許可北京稻香村公司使用圓形基礎商標，使用期限從2003年3月1日至2006年6月30日。2004年11月，“保稻”將自己擁有的圓形基礎商標以55萬元的價格轉讓給蘇州稻香村，雙方約定保定稻香村新亞食品有限公司繼續使用該商標，該公司與北京稻香村公司簽訂的商標許可協議繼續有效。保定稻香村新亞食品有限公司與北京稻香村公司簽訂的《商標許可合同》到期后，“北稻”與“蘇稻”協商再次許可事宜。2008年1月22日，蘇州稻香村公司與北京稻香村公司簽訂《商標許可合同》，許可其使用圓形基礎商標，許可使用期限從2008年1月22日至2008年12月30日。這兩次商標許可合同的簽訂與實施，也從另一個側面證明，“蘇稻”對包含“稻香村”字樣的圓形基礎商標的專有權。另外，“北稻”引證商標不但其本身的合法性、正當性有瑕疵，而且其核定使用的商品是第30類3007群組“餡餅、粽子、元宵”等明顯不同于“蘇稻”圓形基礎商標所核定使用的第30類3006群組商品“糕點、面包、餅干”等。因此，“北稻”沒有權利以其合法性、正當性是存在瑕疵的且核定使用商品完全不同的引證商標阻止“蘇稻”在其圓形基礎商標的基礎上，在核定使用商品范圍內，延伸注冊在后扇形商標。第二，關于引證商標與在后商標的近似度高于基礎商標與在后商標的近似度的問題。由于“北稻”引證商標的合法性、正當性是存在瑕疵的且核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等與“蘇稻”的圓形基礎商標、在后扇形商標核定使用的第30類3006群組商品“糕點、面包、餅干”等完全不同。因此，沒有必要考量引證商標與在后商標的近似度高于基礎商標與在后商標的近似度的問題。第三，關于引證商標持續使用且產生一定知名度的問題。“北稻”在1997年核準注冊了引證商標，核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等，均為現做現賣或季節性商品，保存時間極短，通常還需要冷柜保存和運輸，消費受傳統節日的影響;“蘇稻”的圓形基礎商標和在后扇形商標指定使用的第30類3006群組商品“糕點、面包、餅干”等，屬于包裝且流通性比較強的日常消費食品，完全為工業化流程化制造。兩類群組的商品者在生產、原料、銷售渠道、消費群體等方面存在明顯區別。如果“北稻”在核定使用商品范圍內依法依規使用引證商標，完全可以避免消費者混淆誤認。“北稻”的引證商標經過使用獲得的知名度，必須要證明是在第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等上使用引證商標獲得的，而不應該包括在兩次被許可使用期間使用“蘇稻”圓形基礎商標獲得的知名度。但由于北京稻香村將其近似商標使用混同，對外標識、宣傳也沒有做任何區分，應當自行承擔未履行與他人商標近似避讓的義務而無法形成受商標法保護的穩定市場秩序的責任。即使“北稻”在使用引證商標中獲得了一定的知名度，其范圍只能在其核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等范圍內，而不應跨類擴展至“糕點、面包、餅干”第3006群組商品上，更不能成為阻止“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標的理由。

綜上所述，由于“北稻”的引證商標本身合法性、正當性存在瑕疵，以及其核定使用的商品范圍與“蘇稻”圓形基礎商標、在后扇形商標核定使用的商品范圍的不同性，再結合其使用情況，“北稻”的引證商標不能阻止“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標。

結論

基礎商標的延伸注冊是在基礎商標經過連續使用獲得一定商譽的基礎上，以基礎商標為基礎，通過強化其顯著性部分，結合現實發展需要，延伸注冊在后商標，使得基礎商標的商譽在后續注冊商標得以延續，達到擴大品牌影響，加強品牌立體保護的目的。雖然關于基礎商標的延伸注冊問題的法律法規還很不健全，但基礎商標的延伸注冊問題目前已大量存在于司法實務中。在認定基礎商標的延伸注冊是否正當、合理時，應當著重考慮基礎商標與在后商標在標識及指定商品的相關性問題和基礎商標的使用情況以及基礎商標的商業信譽能否在在后商標上得到延續的問題。關于引證商標在基礎商標與在后商標之間的阻斷能力的考量，應該盡可能從維護誠信的勞動成果和正當的商業秩序、促進市場競爭的良性發展的目的出發，綜合考慮引證商標本身具有合法性正當性、引證商標與在后商標的近似度高于基礎商標與在后商標的近似度，以及引證商標持續使用和商譽情況等各種因素。從“蘇稻”與“北稻”的商標糾紛案來看，“蘇稻”的圓形基礎商標經過連續使用獲得了一定的知名度，而且圓形基礎商標與在后扇形商標所指定的商品范圍是一致的，二者在商標標識及指定商品的相關性問題上是符合基礎商標延伸注冊要求的;“蘇稻”圓形基礎商標的商譽在其在后扇形商標上得到了很好的延續;“北稻”的引證商標由于本身合法性、正當性存在瑕疵，以及其核定使用的商品范圍的特殊性，再結合其使用情況，不能阻止“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標。因此，“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標的行為具有正當性、合理性，法律應予以支持。

　　 原標題：基礎商標延伸注冊相關法律問題 ——以“稻香村”商標糾紛